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최근에 우리대학의 특허 출원을 살펴 보면 외부 기관과 기업의 기술지도(자문) 및 산학연구과제 수행 결과로 발생된 연구성과물에 대한 특허출원시 외부 기관 및 기업으로부터 공동 특허출원에 대한 요구가 증가되고 있습니다. 만약 대학과 기업이 특허를 공동 출원한다면, 대학은 학교법인(비영리단체)으로서 창출된 특허를 활용하여 제품을 제조․생산․판매를 할 수 없는 반면, 영리 법인인 기업은 아무런 제약 없이 연구성과물을 실시하여 이익을 향유할 수 있습니다.

즉, 대학과 기업이 공동으로 특허출원하여 등록된 경우, 그 소유권은 대학과 기업이 공동으로 소유하게 되며, 특별한 약정이 없는 한 기업이 특허를 실시하여 이익이 발생되더라도 대학은 아무런 이익을 얻을 수 없는 문제점이 발생할 수 있습니다.

더 나아가, 산학과제 계약에 의해 공동 특허출원시 소요되는 출원, 등록, 유지비용을 공동으로 부담한다는 내용이 명시된 경우, 대학은 기업이 특허의 실시에 따라 매출이 발생되더라도 아무런 이익을 얻을 수 없을 뿐, 오히려 특허비용만 일부 부담하는 형태가 될 수 있습니다. 또한 공동권리자인 기업이 당해 특허를 실시할 의사가 없고 단지 자사의 실적관리를 위해 특허를 보유할 경우, 대학은 특허권 유지비용만 부담하는 형태가 될 수 있습니다.

왜냐하면, 특허법 제99조 제3항의 규정에는 “특허권이 공동소유일 경우, 각 공유자는 계약으로 특별한 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 발명을 자신이 실시할수 있음”을 규정하고 있기 때문입니다.

마지막으로, 특허법 제99조 제1항 및 제4항에는 “특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면, 그 지분을 양도할 수 없음”을 규정하고 있습니다. 따라서 질권설정, 제3자에게 특허권을 양도 및 실시권을 허여하기 위해서는 각 공유자의 동의가 있어야 하고, 각 공유자의 법인 인감 및 인감증명서 등 관련서류가 필요하나, 기업이 해산되어 법인인감 및 인감증명서가 없다면, 제3자에게 특허권 양도 및 실시권 허여 절차를 진행할 수 없어 특허를 실시하지 못하고 사장될 수 있는 문제점이 있습니다.

공동권리자인 기업의 사정으로 재산이 압류될 경우에도 특허권도 재산권으로서 압류의 대상이 되어 기업이 소유하고 있는 특허권의 지분은 채권자에게 귀속되는 바, 채권자의 동의가 없다면 제3자에 대한 기술이전이 어려울 수 있습니다.

따라서, 이러한 문제점을 방지하기 위해서는 다음의 대응방안을 생각해 볼 수 있습니다.

가. 대학이 단독으로 특허권을 소유하되, 해당 기업에 기술이전하는 방법

■ 특허출원은 대학이 단독 명의로 출원하고, 기업에게 기술이전을 통해 실시권 설정하는 방법이 있습니다. 즉, 실시권 중 전용실시권은 실시권의 범위에 따라 특허권의 실시 권리를 독점할 수 있을 정도로 강력한 것으로 기업에게는 충분한 이익이 될 수 있기 때문입니다.

나. 위탁연구 계약시, 기업에서 공동 특허출원을 요청하는 경우

■ 기업과의 공동출원에 대한 문제점을 인지시켜 대학이 단독 출원하되, 실시권을 기업에게 설정하는 방안으로 협의하는 방법이 최선입니다.

■ 기업과 공동출원을 해야 될 특별한 사정이 있는 경우, 최초 산학과제 계약 또는 공동 특허출원 계약 또는 기술이전계약 등을 통해 특허출원을 공동으로 하되, 그 특허의 실시로 매출이 발생될 경우, 발명에 기여한 대학에 소정의 기술료를 납부할 수 있는 계약 내용을 명시하여야 합니다.

■ 기업과 공동출원을 해야 될 특별한 사정이 있는 경우, 해당 특허에 대한 실시의 주체는 실질적으로 기업인 바, 특허출원, 등록, 유지 등

제반 특허경비는 기업에서 부담하는 특약을 명시하고 특허를 소정기간(대략 3~5년)동안 실시를 하지 못할 경우 제3자에게 특허의 실시권을 설정하는데 기업이 동의한다는 특약 명시할 것을 권장드립니다.